愛伊米

不符合發明目的的技術方案不能納入專利的保護範圍

前言

隨著智慧財產權保護日趨嚴格,司法實踐水平也開始逐步提高。為了防止其他主體透過非實質性改進來規避專利,避免專利保護成為空談,我國司法實踐中採納了侵權判定的等同原則。但是,等同原則在一定程度上突破了全面覆蓋原則,使得權利要求的公示作用遭到破壞。

因此,為了平衡專利權人和社會公眾之間的利益,司法實踐中也採納了相應的規則對等同原則進行限制,如禁止反悔原則、捐獻原則、可預見原則和明確排除原則等。

除了上述幾種常見的限制原則之外,司法實踐中也有觀點認為不符合發明目的的技術方案同樣不能納入專利的保護範圍,不能適用等同原則。

探討

一、

司法實踐觀點

專利侵權判定的核心是確定權利要求的保護範圍,而權利要求的保護範圍的界定往往需要準確地解釋權利要求。權利要求的解釋應當以符合發明目的和能夠實現發明技術方案為指引,對於不符合發明目的的技術方案不應透過等同原則將其納入專利權利要求的保護範圍。

二、相關案例

案例1: (2012)民提字第4號

01

- 裁判要旨 -

如果被控侵權技術方案屬於專利所要克服的現有技術缺陷或者不足的技術方案,則上述方案不應該納入專利的保護範圍。

02

- 案情介紹 -

泰山公司與國家體育總局武術運動管理中心(“下稱專利權人”)是專利號為ZL200420028451。8的 “一種武術地毯”實用新型專利的專利權人,專利於2005年9月14日獲得授權。專利權人認為福建省偉志興體育用品有限公司(下稱“被控侵權人”)侵犯其上述專利權,起訴至福州市中級人民法院,福州市中級人民法院認定構成侵權。被控侵權人不服福州市中級人民法院判決,上訴至福建省高階人民法院,福建省高階人民法院判決駁回上訴,維持原判。被控侵權人不服福建省高階人民法院判決,向最高人民法院提起再審,最高人民法院認為被訴侵權產品缺乏專利權利要求1的技術特徵“粘接在緩衝層上的地毯層”,不構成侵權,並判決:撤銷一、二審判決;駁回專利權人的訴訟請求。

03

- 筆者評析 -

專利制度從誕生以來,就試圖在專利權人和社會公眾的利益之間尋求平衡。說明書中明確排除的技術方案或者明確克服的技術缺陷屬於不符合發明目的技術方案,專利權人沒有將其納入保護範圍的意圖,應確立不符合發明目的的技術方案從專利的保護範圍中予以排除的原則,用以保護社會公眾對專利公示的信賴利益。具體到本案中,被控侵權技術方案“地毯層放置在海綿層上”的技術特徵與權利要求1的技術特徵“粘接在緩衝層上的地毯層”不能構成等同。因為缺少“粘接”不能實現專利的發明目的。按照此觀點,在侵權案件中,不符合發明目的的技術方案應當從專利的保護範圍中予以排除。

案例2:(2019)最高法知行終38號

01

- 裁判要旨 -

如果被控侵權技術方案正是發明目的所要避免的技術方案,則不應該再適用等同原則將上述技術方案納入專利的保護範圍。

02

- 案情介紹 -

03

- 筆者評析 -

為了克服專利權利要求在表達上的侷限性,彌補字面侵權的不足,司法實踐中納入了等同原則,有效的保護了專利權人。然而等同原則的適用突破了全面覆蓋原則,實際與權利要求的公示作用有矛盾之處,如果不加限制將導致給予專利權人的保護超出了專利權人的貢獻,專利權的保護範圍不適當的增大。因此需要制定相應的規則來限制等同原則的適用,不符合發明目的的技術方案應予以排除的規則是限制等同原則適用的原則之一。具體到本案中,被控侵權技術方案“採用植物大豆油作為抗粘劑”與權利要求1中“所述的抗粘劑為食用液體石蠟”不能構成等同,因為涉案專利的發明目的就是“用液體石蠟代替色拉油作為抗粘劑”,採用植物大豆油作為抗粘劑正是專利發明目的所要避免的技術方案,故兩者不構成等同。按照此觀點,在侵權案件中,不符合發明目的的技術方案應當從專利的保護範圍中予以排除,“被控侵權技術方案不符合發明目的”將直接限制等同原則的適用。

結語

隨著我國專利制度的發展,專利實踐中的主體對於專利等無形資產的價值認知將不斷達到新的高度。認知的提升必然會使得專利撰寫質量和運營水平全面提升。可以預見的是,等同原則的適用也將更加嚴格,一些更具有操作性的限制規則將在司法實踐中不斷湧現。