新商標審查審理指南修訂解讀

文/ 羌旭上海市協力律師事務所

2021年11月22日，國家智慧財產權局釋出了新版《商標審查審理指南》，目前使用的老版《指南》釋出於2016年12月，已經使用了5年。新《指南》將於2022年1月1日起施行，但實踐中，早已貫徹使用新《指南》中所述的審查審理思路，可以說，新《指南》也是對商標審查審理實踐經驗的一次總結。本文中，筆者將為大家分析解讀新《指南》的若干突出變化。

變化一：《指南》的體例變化

對照新版《指南》的目錄體例再來看老版《指南》，不得不感慨老版體例之簡單粗糙。老版《指南》僅關注了商標的實質審查，例如，不得作為商標標誌的審查、商標顯著性審查、商標相同及近似審查，以及對《商標法》相應條文的審理適用，對於實審之外的事項則找不到審查的標準。新版《指南》設上、下兩編，上編為形式審查和事務性內容的處理標準，下編為實質性審查標準，上編為新增部分，下編則沿用了老版《指南》的大部分內容。該種體例更加符合商標實踐。實踐中，商標事務的審查一直分為形式審查和實質審查兩個部分，以收到商標局的“受理通知書”為分界線。收到“受理通知書”意味著通過了形式審查，相關事務正式被商標局受理。新版《指南》框架下，形式審查的標準也變得有據可依。

變化二：補充了若干重要章節

近年來，我國商標業務不斷有新的發展變化，例如馬德里商標申請量持續攀升、電子申請及發文非常普遍並逐漸取代紙質檔案、商標收費政策變化等等。這些事項在老版《指南》中都見不到蹤影，如今都作為獨立章節新增在了新版《指南》中。新《指南》第四部分對馬德里商標國際註冊及後續業務的要求進行了詳細說明。新《指南》第五部分對商標檔案的提交、發放，商標費用，商標檔案，商標公告，電子申請分別專章進行了規定，這些事務性問題是每項商標業務都會遇到的，是商標業務的重要組成部分。商標業務相比於訴訟業務週期較短，釐清程式和時限就更為重要。

變化三：

將實踐操作中

約定俗成的規範整合、

明確下來

商標從業者或許都有所體會，商標業務中存在太多的know-how。經驗者都知道實際是這麼操作的，但卻找不到法條依據，或者法律依據散見於零散的通知、公告中。新版《指南》將許多這樣約定俗成的規範固定、明確了下來。例如，港澳臺或外國自然人可以作為商標申請主體，大陸自然人卻不行，大陸自然人申請商標需要提供個體工商戶營業執照、農村土地承包經營合同等證明申請人從事生產經營活動的主體資格證明檔案。該規範在“上編”第一章“其他申請檔案審查”中明確規定。以往，申請人或代理人往往分不清什麼情況下商標局會下發補正通知，什麼情況下會直接不予受理。商標法實施條例僅規定“手續基本齊備、申請檔案基本符合規定，但需要補正的”通知補正，“不齊備、不符合規定”的，不予受理，條文太過籠統，難以把握。新版《指南》在第二章“註冊申請形式審查”“審查結論”一節詳細列舉了幾十項補正及不予受理的情形，大大提高了申請人對結果的可預測性。新版《指南》還指引了非規範專案的申報方法。新版《指南》用整個第二部分規定了商品服務和商標檢索要素的分類，審查標準更加透明。撤三案件中使用證明舉證責任倒置也明確寫進了《指南》。實踐中不太常見的、有些“神秘”的“審查意見書”的適用情況也在“下編”第十九章進行了闡明。總之，新版《指南》大大提高了審查審理業務的透明度。

變化四：闡釋了商標法最基本的概念

新版《指南》下編第一章就“商標”、“商標的顯著特徵”、“商標相同或近似”、“同一種與類似商品或服務”、“混淆”、“商標的使用”、“不正當手段與惡意”這些商標法框架下最基本的概念進行了闡明。在筆者看來，這些概念的內涵和外延是商標法的根基，越到後面的高階玩家、高階案件越需要對基本概念把握透徹，《指南》詳細闡述了這些概念是一大亮點。

變化五：詳細解釋了“不以使用為目的

的

惡意商標註冊申請”

針對我國商標註冊市場惡意註冊、大量囤積、低注高賣的現狀，2019年新《商標法》第四條增加了“不以使用為目的的惡意商標註冊申請，應當予以駁回。”該條文釋出後，申請人和從業者都非常關注實踐中的操作尺度。新版《指南》解答了若干大眾關心的問題，筆者在此為大家梳理。

第一，明確了防禦性申請不構成“不以使用為目的的惡意申請”。

防禦性申請限定在與其註冊商標標識相同或近似的商標。這麼看來，“阿里巴巴”商標家族、“老乾媽”商標護城河都沒有被認定為“惡意”的擔憂了。

第二，惡意申請商標“數量”標準降低。

行業內普遍知道，若一個申請人在眾多類別上註冊了大量不相干的商標，極有可能被認定為“惡意”申請，通常理解，一百多個、幾百個一般構成“大量”。然而，根據此次新版《指南》中例舉的典型案例，如果申請註冊的商標均具有比較高的知名度，那麼幾十個申請註冊（案例中為30餘個）也足以被認定為惡意申請。惡意的門檻降低了，更有利於打擊商標投機行為。

第三，申請人及與其具有特定聯絡的自然人、法人等合謀者將被穿透審查。

在以商標申請數量為重要考量因素的審查尺度下，道高一尺魔高一丈，商標投機者開始採取註冊多個主體分別進行商標申請，或利用親朋好友不同個人分別進行商標申請。如今，這種做法將被穿透審查。

最後，新版《指南》言明，

惡意申請的審查，在註冊審查階段，將以商標局發現的線索為主，在異議、評審程式中，以在案證據為主。

雖然說得不夠直白，但這分明是在鼓勵權利人積極維權、收集證據、向商標局提供彈藥打擊惡意註冊人！

綜上，筆者認為新版《指南》相比於老版，變化和改進非常明顯，希望我國商標法律制度能一步步更加完善，平日少一些奪人眼球的“商標搶注”“商標維權”新聞，讓商標制度迴歸其立法本意。